진보성 판단 흐름의 기본

2023-12-052023-12-06

거절 이유 통지서에서 지적되는 거절 이유 중 가장 일반적인 것은 진보성 거절입니다. 그러나 발명의 진보성에 대한 생각은 지적재산 전문가가 아닌 분들에게는 상당히 이해하기 어렵습니다.

예를 들어, 청구항 1에 기재된 발명의 구성이 CL1=A+B+C(예를 들어, A와, B와, C를 구비한 장치)인 경우로서, 인용문헌 D1이 A+B+D인 장치를 개시하고 있는 한편, 인용문헌 D2가 C를 개시하고 있다고 가정합니다. 여기서, 인용문헌 D1의 구성 D를 인용문헌 D2의 구성 C로 치환한 경우에, 개선된 선례 D1의 장치는 A+B+C의 클레임 1의 발명이 됩니다.

이 경우 인용문헌 D1과 D2에 의해 클레임 1의 진보성이 거절되어 버리는 것입니까?

하지만 억지로 복수의 인용문헌에 기재된 구성을 조합 또는 치환함으로써 발명의 진보성을 거절할 수 있다면 진보성의 장벽은 비정상적으로 높아지고 특허사정률(특허가 될 확률)은 극히 낮아지게 됩니다.

또한 심사관에 따라 진보성 판단이 크게 나뉘어져 버리는 것도 좋지 않습니다.A심사관은 진보성 판단이 허술하지만 B심사관은 진보성 판단이 극히 엄격하다.

진보성의 사고방식이라는 것은 우리 변리사의 업무에 있어서도 매우 중요합니다.

그래서 진보성 판단 흐름의 기본에 대해서 이번에 간단하게 소개해 드리도록 하겠습니다.

실제로 진보성 거절을 당한 경우에는 본 판단 플로우를 적절히 참고하시기 바랍니다.

상기 판단 흐름의 그림은 조금 보기 어렵기 때문에 아래에도 기재합니다.

STEP

본원 발명의 인정

예를 들어 본원 발명 CL1 = A + B + C

STEP

인용 발명의 인정

본원 발명의 과제를 고려한 후 인용 발명 인정

예를 들어 인용 발명 D1 = A + B + D

STEP

본원 발명과 인용 발명의 일치점과 차이점 인정

예를 들어 본원발명과 인용발명 사이의 일치점은 A와 B, 차이점은 C

STEP

차이점과 관련된 구성이 서브의 인용발명 등의 증거에 나타나 있는가?

예를 들어, 서브 인용 발명 D2 = B + C

STEP

(Step 4에서 YES) 메인 인용 발명의 구성요소와 서브 인용 발명의 구성요소의 조합 또는 치환이 용이한가?

이하 4가지 관점에서 메인인용발명의 구성요소와 서브인용발명의 구성요소의 조합 또는 치환에 대한 당업자의 동기부여가 존재하는지 검토
- 기술 분야의 연관성
- 과제의 공통성
- 작용·기능의 공통성
- 인용 발명의 내용 중 시사점

조합 또는 치환을 저해하는 요인에 대해 검토(이하 저해요인의 예)
- 메인 인용 발명에 적용하면 메인 인용 발명의 목적에 반하는 것이 되는 서브 인용 발명
- 메인 인용 발명에 적용하면 메인 인용 발명이 작동하지 않게 되는 서브 인용 발명
- 메인 인용 발명이 그 적용을 배척하고 있어 채용하는 일이 있을 수 없다고 생각되는 서브 인용 발명
- 메인 인용발명에 적용하여 달성하고자 하는 과제에 관하여 작용효과를 발휘하지 않는 예로 기재되어 있으며, 당업자로서는 통상 적용을 고려하지 않는 서브 인용발명

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