본 기사는, 일본의 특허 출원을 다소 알고 있는 분을 대상으로(특히, 외국 변리사용)의 내용입니다.본 기사를 통해 특허출원의 중요한 실무적 포인트를 억제할 수 있으리라 생각합니다.
클레임(청구항)의 수에 따라 특허청에 지불하는 심사청구비용과 특허연금비용이 달라진다
심사 청구 비용의 계산식은 다음과 같습니다.
- 통상출원의 경우: 138,000엔+(청구항수)×4,000엔
- 일본국 특허청 이외가 국제조사보고서를 작성한 국제특허출원의 경우:124,000엔+(청구항수)×3,600엔
특허연금 비용의 계산식은 다음과 같습니다.
- 제1년부터 제3년까지: 매년 4,300엔+(청구항수)×300엔
- 4년부터 6년까지: 매년 10,300엔+(청구항수)×800엔
- 7년부터 9년까지: 매년 24,800엔+(청구항수)×1,900엔
- 제10년부터 제25년까지: 매년 59,400엔+(청구항수)×4,600엔
클레임 수(청구항 수)가 지나치게 많으면(예를 들어 50항 이상) 심사 청구 비용과 특허 연금 비용이 비싸지기 때문에 주의가 필요합니다.
중소 스타트업 기업이나 개인 사업주이라면 심사청구 비용과 특허연금 비용이 낮아진다
이하의 요건을 만족시키는 출원인의 경우, 특허청에 지불하는 심사 청구 비용과 특허 연금 비용(1년도부터 10년도)이 1/3입니다.
개인사업주의 경우:
- 사업 개시 후 10년 미만일 것(중소 스타트업 기업) 또는
- 상시 사용하는 종업원 수가 20명 이하(상업 또는 서비스업의 경우에는 5명 이하)일 것(소규모 기업)
・주의해 주셨으면 하는 점으로는, 출원인이 개인이어도, 개업계를 세무서에 제출하지 않은 개인 사업주인 경우에는, 개인 사업주에 근거한 심사 청구료의 경감은 받을 수 없습니다.또, 출원인이 기업에 소속되어 있는 한편, 개인 사업주이기도 한 경우에는, 개인 사업주에 근거한 심사 청구료의 경감을 받을 수 있습니다.이 점은 자주 질문을 받는 사항이 됩니다.
법인의 경우(중소 스타트업 기업):
- 법인 설립 후 10년 미만이어야 한다
- 자본금액 또는 출자총액이 3억엔 이하일 것, 그리고
- 대기업에 지배되지 않는 점*
*’대기업에 지배되지 않는 것’이란 단독 대기업이 주식 총수 또는 출자 총액의 1/2 이상의 주식 또는 출자금을 가지고 있지 않은 것, 또 복수의 대기업이 주식 총수 또는 출자 총액의 2/3 이상의 주식 또는 출자금을 가지고 있지 않은 것을 말합니다.
법인의 경우(소규모 기업):
- 상시 사용하는 종업원 수가 20명 이하(상업 또는 서비스업의 경우에는 5명 이하)일 것,그리고
- 대기업에 지배되지 않는 점
또, 이하의 요건을 만족시키는 출원인의 경우, 심사 청구 비용과 특허 연금 비용(1년도부터 10년도)이 1/2가 됩니다.
개인사업주의 경우:
- 업종에 따른 종업원 수 이하여야 한다(해당 종업원 수는 중소기업기본법상 중소기업 종업원 수에 상당)
법인의 경우:
- 중소기업기본법상 중소기업에 해당하는, 그리고
- 대기업의 지배를 받지 않는 것
예를 들어 업종이 소프트웨어업 또는 정보처리 서비스업인 경우 종업원수가 300명 이하 또는 자본금액이나 출자총액이 3억엔 이하인 기업은 상기 중소기업에 해당합니다.
조기심사와 슈퍼조기심사
일본 특허 출원에서는, 심사 청구로부터 약 10개월 후에 1차 심사 결과(특허 사정 또는 거절 이유 통지)가 옵니다만, 조기 심사 청구를 하면 약 2.3개월 후, 슈퍼 조기 심사 청구를 함으로써 약 0.6개월 후에 1차 심사 결과가 옵니다.
중소 스타트업에 의한 특허 출원이라면 거의 확실하게 조기 심사 청구가 가능합니다.
게다가 중소 스타트업 기업의 특허 출원으로 특허 출원과 관련된 발명이 실시될 예정이라면 거의 확실하게 슈퍼 조기 심사 청구가 가능합니다.
또, 대기업에 의한 특허 출원이라도 외국 출원의 예정이 있으면, 조기 심사 청구의 대상이 됩니다.
조기 심사의 장점으로서 조기 권리화도 있습니다만, 권리화를 단념하는 경우에는 발명을 공개시키지 않아도 된다는 점도 장점이 됩니다(공개 전에 심사가 종료된 경우가 많기 때문).
다항 종속 클레임에 종속되는 다항 종속 클레임은 거절 사유의 대상이 된다
2022년4월 이후의 특허출원(또는 PCT출원)에서 다항종속클렘에 종속되는 다항종속클렘(이하 이러한 클레임을 “멀티멀티클렘”이라 한다.)이 포함되어 있는 경우 해당 특허출원은 멀티멀티클렘의 사용에 기초하여 거절이유의 대상이 됩니다. 이 경우 거절 이유 통지서에서 거절 대상이 된 멀티 멀티 클레임에 대한 신규성·진보성 심사가 이루어지지 않는 점에 유의해야 합니다.
멀티 멀티 클레임의 예:
[청구항 3] (멀티 클레임)
A를 더 구비하는 청구항 1 또는 2에 기재된 X 장치.
※청구항 3은 복수의 청구항(청구항 1과 2)을 인용하고 있기 때문에 멀티 클레임이 된다.
[청구항 4] (멀티 멀티 클레임)
B를 더 구비하는 청구항 1 내지 3 중 어느 한 항에 기재된 X 장치.
※청구항 4는 복수의 청구항(청구항 1 내지 3)을 인용하면서 멀티 클레임인 청구항 3을 인용하고 있으므로 멀티 멀티 클레임이 된다.
국내 이행 시 PCT 출원 클레임 중 멀티멀티 클레임이 포함된 경우에는 멀티멀티 클레임 해소를 위한 자발 보정을 실시할 것을 권장합니다.
출원 시 위임장 제출은 필수적이지 않다
특허출원을 하기 위해서는 대리권을 나타내는 위임장 제출은 필수가 되지 않습니다.한편, 출원을 취하하는 경우(국내 우선권 출원 포함)나 심판 청구를 하는 경우에는, 특정 수속의 대리권을 나타내는 위임장의 제출이 필요합니다.
또한 위임장에는 출원인의 서명이나 날인이 필요 없게 되었습니다.출원인의 서명이나 날인이 없는 위임장에서도 현재는 유효한 것으로 취급됩니다.
IPStart에서는 출원인이 특허청에 제출할 위임장을 한 번 확인한 후 서명이나 날인을 하지 않고 위임장을 특허청에 제출합니다.
소프트웨어 관련 발명에서는 방법 클레임보다 프로그램 클레임이 더 중요할 수도 있다
일본 특허 출원에서는, 프로그램 클레임(프로그램을 대상으로 한 클레임)이 인정되고 있습니다.한편, 미국 특허 출원이나 중국 특허 출원에서는 프로그램 클레임이 인정되지 않습니다.
일본 특허 출원에서는 방법, 장치(단말, 서버), 시스템, 프로그램, 기억 매체 등 모든 카테고리의 클레임이 인정되고 있습니다.
한편, 소프트웨어 관련 발명에서는 방법 클레임에서의 권리행사가 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 단말기에 설치된 앱을 통해 방법 클레임과 관련된 발명(이하 방법 발명)을 실시한 경우, 사용자는 업으로서 (비즈니스로서) 방법 발명을 실시하고 있지 않기 때문에 사용자의 방법 발명의 실시는 권리 침해가 되지 않을 가능성이 있습니다.
또한, 앱 전달사가 인터넷을 통해 앱을 배포한 경우 해당 앱의 전달 행위는 방법 발명의 간접 침해에 해당하지 않는다고 판단될 수 있습니다. 즉, 일본에서는 미국 등과 달리 앱 전달 회사에 의한 앱 전송 행위가 방법 발명의 유도 침해로 인정되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
