根据专利法第 29(2)条确定发明步骤的基本程序

在本文中,我们将简要介绍根据日本专利法第 29(2)条确定创造性的基本流程。

我们希望这些信息将有助于考虑对日本专利局发出的官样行动中缺乏创造性的回应。

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STEP

确定申请发明的范围

例如,假设权利要求的发明定义为 CL1 = A + B + C

STEP

确定最接近的现有技术(主要参考文献)的范围和内容

最接近的现有技术(主要参考文献)应根据所申请发明的技术问题来确定。

例如,假设最接近的现有技术公开了 D1 = A + B + D

STEP

确定申请发明与最接近的现有技术之间的差异和共同点

在这个例子中,共同点是 A 和 B,不同点是 C。

STEP

另一项现有技术(二次参考文献)是否披露了所要求的发明与最接近的现有技术之间的差异?

例如,假设二次参考文献公开了 D2 = B + C。

STEP

(YES in Step 4) 本领域的技术人员可以很容易地用次要参考文献修改主要参考文献,从而得出所要求的发明?

审查员应考虑本领域的技术人员是否有动机将主要参考文献中的要素与次要参考文献中的要素结合或替代,从而根据以下至少一个方面得出所要求的发明。

  • 主要参考文献中公开的发明(以下简称 “主要参考文献”)的技术领域与次要参考文献中公开的发明(以下简称 “次要参考文献”)的技术领域相关。
  • 主要发明和次要发明具有相同的技术问题。
  • 主要发明和次要发明具有相同的作用和/或功能。
  • 主要参考文献教导或暗示了将主要参考文献中的元素与次要参考文献中的元素结合或替换的可能性。

为了应对缺乏创造性步骤的问题,申请人可以考虑抑制组合或替代的因素。下面举例说明阻碍组合或替代的因素。

  • 用次要发明修改主要发明将违背主要发明的宗旨。
  • 用次要发明修改主要引用发明会破坏主要引用发明的功能。
  • 主引证发明教导人们不要将次引证发明应用于主引证发明,因此技术人员不会将次引证发明应用于主引证发明。
  • 在主要参考文献中,次要引用发明被描述为一个示例,该示例不会对将次要引用发明应用于主要引用发明所要实现的技术问题产生有利影响,因此技术人员通常不会考虑将次要引用发明应用于主要引用发明。
STEP

(NO in Step 5) 所要求的发明涉及一个创造性步骤。

STEP

(YES in Step 5) 所要求的发明具有比预期更有利的效果(即不可预测的显著效果)?

不可预知的显著效果是指 “异质的、不可预知的效果 “或 “同质的、突出的、不可预知的效果”。

STEP

(YES in Step 7) 所要求的发明涉及一个创造性步骤。
(NO in Step 7) 所要求的发明不涉及创造性步骤。
 

STEP

(NO in Step 4) 所要求的发明与最接近的现有技术之间的差异在另一现有技术中没有公开。然而,这些差异仅仅是设计选择的问题吗?

为了否定所申请发明的创造性,审查员应从以下几个方面考虑这些差异是否仅仅是设计选择的问题。审查员还应考虑比预期更有利的效果。

  • 从已知材料中选择最佳材料
  • 优化数值范围
  • 等量代换
  • 与混凝土应用相关的设计事项
  • 多项发明集
STEP

(NO in Step 9) 所要求的发明涉及一个创造性步骤。
(YES in Step 9) 所要求的发明不涉及创造性步骤。

日本专利局发布的专利审查指南对上述创造性判断标准有明确的描述,比美国专利商标局发布的美国审查指南(MPEP 2141)更容易理解。

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