일본 특허 출원에 있어서의 특허 청구의 범위(클렘), 명세서 또는 도면(이하, 클레임 등)의 보정에 관한 시기적 요건과 내용적 요건에 대한 소개의 기사입니다.
우선 클레임 등의 보정에 관한 시기적 요건에 대해 다음 그림에 제시합니다.
상기 그림과 같이 출원으로부터 거절이유 통지를 받을 때까지의 기간에서는 클레임 등의 보정은 언제든지 가능합니다. 한편, 거절 사유 통지를 받은 후에는 보정 시기가 제한되게 됩니다. 구체적으로는 거절 이유 통지에 대한 응답 기간 내에 클레임 등의 보정이 가능해집니다. 또한 거절사정을 받은 후에는 거절사정에 대한 불복심판청구 시 보정이 가능합니다.
심판청구 후에는 심판관합의체로부터 거절이유 통지를 받았을 경우에는 클레임 등의 보정이 가능합니다. 필자의 실무경험상 심판청구 후에도 높은 확률로 거절사유 통지가 발행되므로 실무상 심판청구 후에도 클레임 등의 보정은 가능하다고 생각해도 좋을 것 같습니다. 물론 주장 내용에 따라 심판청구 후 그대로 심결이 되는 경우도 있습니다(특히 거절심결의 경우).
또한, 출원서등에 기재된 사항에 관한 보정은 출원이 특허청에 계속되어 있는 동안에는 언제든지 가능합니다. 요약서에 관해서도 출원 공개 전(출원일(또는 우선일)로부터 1년 4월 이내)에 보정 가능합니다. 이쪽은 직권 보정이 많은 실정입니다.
다음으로 클레임 등의 보정에 관한 내용적 요건(내용적인 제한사항)에 대한 설명입니다.
기본요건(요건 그 1)
전체의 기간을 통해서, 명세서나 도면등에 기재되어 있지 않은 사항(신규 사항)을 클레임등에 추가하는 보정은 인정되고 있지 않습니다.
여기서 신규사항(환언하면 새로운 기술적 사항)의 정도가 문제가 되지만 필자의 실무경험상 일본에서의 신규사항 추가와 관련된 운용은 비교적 느슨한 스탠스라고 느끼고 있습니다(신규사항 추가 운용의 어려움은 EP > 일본 >미국 순서).
요건 그 1(신규사항 추가 금지)을 충족하지 않는 보정은 거절 사유/취소 사유/무효 사유가 됩니다.
최초 거절 이유 통지 후 요건(요건 그 2)
최초 거절 사유 통지를 받은 후에는 요건 1 외에 요건 2(시프트 보정 금지)가 추가됩니다.
요건 그 2에서는 거절 이유의 응답에 즈음하여 보정한 클레임(보정 후의 클레임)과 보정 전의 클레임 사이의 단일성을 유지할 필요가 있습니다.
예를 들어 보정 전 클레임 1이 자동차를 발명주제로 하고 있는 한편 보정 후 클레임 1이 의약품을 발명주제로 하고 있는 경우 등이 해당합니다. 이 경우 보정 전후의 클레임 1에는 단일성이 없기 때문에(공통의 특별한 기술적 특징(STF)이 없기 때문에) 요건 그 2를 충족하지 못하는 것이 됩니다.
심사관도 심사업무로 나날이 바쁘기 때문에 응답 후 클레임 내용이 자동차에서 의약품으로 변경되면 선행기술조사를 다시 해야 하기 때문에 심사효율상 큰 문제가 있는 셈입니다.
요건 그 2(시프트 보정 금지)를 충족하지 않는 보정은 거절 이유가 됩니다(취소 이유나 무효 이유는 아님).
마지막 거절이유 통지 후 요건(요건 그 3)
마지막 거절 사유 통지를 받은 후에는 요건 그 1 및 그 2에 더해 요건 그 3(목적 외 보정 금지)이 추가됩니다. 요건 그 3에서는 보정의 목적이 제한되게 됩니다.이것도 심사 효율상의 조치가 됩니다.
구체적으로는 보정의 목적이 이하로 한정됩니다.
- 클레임 삭제
- 클레임의 한정
- 오기의 정정
- 불명료한 기재(거절 이유에 나타내는 사항에 한정)의 해명
심사관의 재량에 의한 바도 크지만, 신규 종속항의 추가도 목적 외 보정이 됩니다.
또한 클레임을 감축했을 경우에는 신규성·진보성 등의 특허요건을 충족하는 것이 더욱 요구됩니다(이것을 독립특허요건이라고 합니다). 이야기가 좀 까다롭긴 한데 클레임을 감축할 경우에는 신규성·진보성이 없으면 보정 각하 대상이 된다는 겁니다.
요건 그 3을 충족하지 않는 보정에 대해서는 보정 각하의 대상이 됩니다(실무상으로는 클레임 감축에 따른 독립 특허 요건 위반이 많습니다). 보정 각하 후에는 보정 전 클레임으로 다시 심사가 되므로 필연적으로 거절 사정이 됩니다.
보정이 각하되면 보정 전 클레임에서 심판청구 시 보정방침을 생각할 수 있게 됩니다(실제로는 보정이 각하되지 않고 거절사정이 되는 경우가 많다). 요건 그 3에 얽매이지 않고 비교적 자유롭게 클레임의 내용을 변경하고 싶다면 심판이 아닌 분할 출원을 선택하는 것이 좋을 것 같습니다.
