일본에서 상표출원을 할 때 제35류에 복수의 소매 또는 도매 관련 서비스를 지정하는 경우, 일본 상표법 제3조 제1항에 따른 거절이유가 통지될 수 있습니다.
예를 들어, 제35류에는 특정 상품의 소매 또는 도매 업무 과정에서 고객에게 제공되는 편익에 관한 서비스가 포함될 수 있습니다.
그런데 서로 다른 상품 분야에 관한 복수의 소매서비스를 하나의 출원에 포함하면, 일본 특허청(JPO)은 출원인이 실제로 해당 모든 소매업무를 수행하고 있는지, 또는 실제로 수행할 의사가 있는지에 대해 의문을 가질 수 있습니다.
이 경우, 출원인의 상표 사용 또는 사용의사에 합리적인 의문이 있다는 이유로 일본 상표법 제3조 제1항에 따른 거절이유가 통지될 수 있습니다.
본 글에서는 제35류의 소매서비스와 관련하여 어떠한 경우에 제3조 제1항의 거절이유가 발생하는지, 일본의 유사군 코드가 어떻게 관련되는지, 그리고 해당 거절이유에 대해 어떠한 대응이 가능한지를 설명합니다.
일본 상표법 제3조 제1항의 사용 요건
일본 상표법 제3조 제1항은 원칙적으로 출원인이 자기의 업무에 관한 상품 또는 서비스에 사용하는 상표에 대해 등록을 받을 수 있도록 규정하고 있습니다.
따라서 지정상품 또는 지정서비스에 대해 해당 상표를 실제로 사용하고 있는지, 또는 사용할 의사가 있는지에 합리적인 의문이 있는 경우 일본 특허청은 제3조 제1항에 따른 거절이유를 통지할 수 있습니다.
실무상 일본 특허청은 단순히 상표 자체가 이미 사용되고 있는지만 확인하는 것은 아닙니다.
오히려 출원인이 해당 지정상품 또는 지정서비스와 관련된 사업을 실제로 수행하고 있는지, 또는 구체적으로 수행할 예정인지 여부를 확인합니다.
제35류 소매서비스에서 제3조 제1항 거절이유가 발생하는 경우
일본 특허청의 심사운용에 따르면, 소매서비스와 관련하여 다음과 같은 경우 사용 또는 사용의사에 대한 확인이 이루어질 수 있습니다.
1. 개인이 종합소매서비스를 지정한 경우
일본에서는 의류, 식료품 및 생활용품 등 다양한 상품을 종합적으로 취급하는 소매 또는 도매 서비스를 ‘종합소매서비스’로 취급합니다.
이러한 서비스는 일반적으로 백화점이나 종합슈퍼마켓과 같은 사업자가 제공하는 것을 전제로 합니다.
따라서 개인이 종합소매서비스를 지정한 경우에는 실제로 해당 사업을 수행하고 있는지 또는 수행할 예정인지에 대한 확인이 이루어질 수 있습니다.
2. 법인이 종합소매서비스를 지정했으나 실제 사업이 확인되지 않는 경우
출원인이 법인인 경우에도 일본 특허청의 조사 결과 해당 법인이 실제로 종합소매서비스를 수행하고 있다는 점이 확인되지 않으면 사용 또는 사용의사에 대한 확인이 요구될 수 있습니다.
3. 서로 유사하지 않은 복수의 소매서비스를 지정한 경우
실무상 특히 주의가 필요한 경우입니다.
하나의 출원에서 서로 다른 상품 분야에 관한 복수의 소매서비스를 지정하면, 일본 특허청은 동일한 사업자가 해당 모든 소매업무를 수행하는 것이 일반적이지 않다고 판단할 수 있습니다.
그 결과, 각 소매서비스에 대해 실제 사용 또는 진정한 사용의사가 있는지를 입증하도록 요구받을 수 있습니다.
이때 중요한 기준이 일본의 유사군 코드(similarity group code)입니다.
유사군 코드란?
일본 상표실무에서는 상품 또는 서비스의 유사 여부를 판단하기 위해 ‘유사군 코드’를 사용합니다.
제35류의 소매 및 도매 서비스에는 주로 35K01부터 35K99까지의 유사군 코드가 부여됩니다.
복수의 소매서비스가 동일한 소매서비스 유사군에 속하는 경우에는 원칙적으로 하나의 그룹으로 취급됩니다.
반면, 예를 들어 다음과 같이 서로 다른 유사군에 속하는 경우,
- 소매서비스 A: 35KXX
- 소매서비스 B: 35KYY
하나의 출원에 서로 유사하지 않은 복수의 소매서비스가 포함되어 있다고 판단될 수 있습니다.
이 경우 제3조 제1항에 따른 거절이유가 발생할 수 있습니다.
또한 소매서비스에 관한 판단에서는 단순히 판매 대상 상품 자체의 유사군 코드만 보는 것이 아니라, 해당 소매서비스 자체에 부여된 35K 계열의 유사군 코드를 기준으로 판단하는 것이 원칙입니다.
1개 류에서 23개 이상의 유사군이 포함된 경우
제3조 제1항에 따른 사용 여부 확인은 소매서비스에만 적용되는 것은 아닙니다.
원칙적으로 하나의 류 안에서 지정상품 또는 지정서비스가 23개 이상의 유사군에 걸쳐 있는 경우, 일본 특허청은 지정범위가 지나치게 넓다고 보고 실제 사용 또는 사용의사에 대해 확인할 수 있습니다.
이 규칙은 제35류에도 적용됩니다.
예를 들어 제35류에서 소매서비스와 함께 광고, 경영자문, 구인정보 제공 등 다양한 서비스를 지정하여 전체 유사군 수가 23개 이상이 되는 경우, 복수의 소매서비스 문제와는 별개로 제3조 제1항의 거절이유가 발생할 수 있습니다.
따라서 제35류의 지정서비스를 검토할 때에는 다음 두 가지를 확인할 필요가 있습니다.
- 서로 유사하지 않은 복수의 소매서비스 유사군이 포함되어 있는지
- 해당 류 전체가 23개 이상의 유사군에 걸쳐 있는지
제3조 제1항 거절이유에 대한 대응방법
실제 사업을 수행하고 있음을 입증하는 방법
출원인이 이미 해당 소매 또는 도매 사업을 수행하고 있다면 그 사실을 입증하는 자료를 제출할 수 있습니다.
일본 특허청의 심사운용에서는 다음과 같은 자료가 예시로 제시되어 있습니다.
- 출원인이 취급하는 상품이 기재된 카탈로그 또는 브로슈어
- 점포 및 판매상품을 확인할 수 있는 사진
- 주문서, 납품서, 청구서, 영수증 등 거래서류
- 출원인의 사업내용 또는 취급상품을 소개하는 신문, 잡지 또는 인터넷 기사
소매서비스의 경우에는 원칙적으로 각 소매서비스 유사군별로 출원인이 실제 해당 사업을 수행하고 있음을 입증할 필요가 있습니다.
따라서 복수의 비유사 소매서비스가 지정되어 있는 경우, 일부 분야에 관한 증거만 제출해서는 충분하지 않을 수 있습니다.
사용의사 확인서와 사업계획을 제출하는 방법
출원일 현재 모든 사업을 이미 시작하고 있을 필요는 없습니다.
일본 특허청의 심사운용상, 출원 후 약 3~4년 이내에 해당 사업을 개시할 의사가 있는 경우에는 향후 사용계획을 근거로 대응할 수 있습니다.
이 경우 일반적으로 다음과 같은 자료를 제출합니다.
- 상표를 사용할 의사를 명확히 기재한 서면
- 예정된 사업의 준비상황을 보여주는 자료
일본 특허청의 심사자료에는 상표 사용개시 예정시기를 기재한 사용의사 확인서 및 점포 개설이나 판매개시 예정 등을 기재한 사업예정표의 예시도 제시되어 있습니다.
다만 단순히 “향후 사용할 예정입니다”라고 기재하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
사업계획의 구체성이 부족하다고 판단될 경우, 일본 특허청은 실제 사업의 실현 가능성을 뒷받침하는 추가 자료를 요구할 수 있습니다.
따라서 사업계획에는 가능하면 다음 사항을 구체적으로 기재하는 것이 바람직합니다.
- 언제부터 서비스를 개시할 예정인지
- 어떠한 서비스를 제공할 예정인지
- 소매 또는 도매 사업을 어떤 방식으로 운영할 예정인지
- 점포, EC 사이트, 유통, 거래처 등과 관련하여 어느 정도 준비가 진행되어 있는지
지정서비스 일부를 삭제하는 방법
실제 사용을 입증할 자료나 구체적인 사업계획을 제출하기 어려운 경우에는 지정서비스 일부를 삭제하는 방법도 있습니다.
예를 들어 서로 다른 소매서비스 유사군에 속하는 복수의 서비스를 지정한 경우, 하나의 35K 유사군에 속하는 서비스만 남기고 나머지를 삭제함으로써 거절이유를 해소할 수 있습니다.
일본 특허청의 심사운용에서도, 서로 유사하지 않은 복수의 소매서비스를 지정한 데 따른 제3조 제1항 거절이유에 대해 일부 서비스를 삭제하여 하나의 소매서비스 그룹만 남기는 방법이 명시적으로 인정되고 있습니다.
또한 하나의 류에서 23개 이상의 유사군에 걸쳐 있다는 이유로 거절이유가 발생한 경우에는 일부 지정상품 또는 지정서비스를 삭제하여 유사군 수를 22개 이하로 줄이는 방법이 가능합니다.
분할출원을 검토하는 방법
지정서비스를 완전히 포기하고 싶지 않은 경우에는 분할출원도 검토할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같이 나누는 방법입니다.
- 원출원: 35KXX에 속하는 소매서비스
- 분할출원: 35KYY에 속하는 소매서비스
이와 같이 서로 다른 소매서비스 유사군을 별도의 출원으로 분리할 수 있습니다.
각 출원에 포함되는 소매서비스 유사군이 하나뿐이라면, 적어도 하나의 출원에 서로 유사하지 않은 복수의 소매서비스가 포함되어 있다는 이유에 따른 제3조 제1항 거절이유는 원칙적으로 더 이상 발생하지 않게 됩니다.
특히 원출원에서 삭제해야 하는 서비스를 포기하지 않고, 원출원의 출원일을 유지하면서 별도로 심사를 받고 싶은 경우에는 분할출원이 유용할 수 있습니다.
다만 분할출원은 일본 상표법상 요건을 충족해야 하며, 실제로 분할할 수 있는 범위와 시기는 원출원의 절차 진행상황 및 지정상품·지정서비스의 내용에 따라 달라질 수 있습니다.
또한 종합소매서비스와 관련된 경우나 그 밖의 사정으로 일본 특허청이 실제 사용의사 자체에 합리적인 의문을 가지는 경우에는, 유사군이 하나뿐이라도 별도의 사용의사 확인이 요구될 수 있습니다.
제35류 소매서비스 등록이 항상 필요한 것은 아닙니다
자사 브랜드 상품을 EC몰이나 자사 웹사이트에서 판매한다고 해서 반드시 제35류의 소매서비스 상표등록이 필요한 것은 아닙니다.
예를 들어 자사 브랜드의 화장품을 판매하는 경우에는 우선 해당 화장품 자체에 대해 적절한 상품류에서 상표권을 확보하는 것이 기본입니다.
제35류의 소매서비스 등록은 해당 상표를 점포명, 온라인숍명 등과 같이 소매서비스 자체를 식별하는 표시로 사용하는 경우에 더욱 중요해집니다.
따라서 제35류 소매서비스에 대해 제3조 제1항 거절이유가 통지된 경우에는, 단순히 거절이유를 어떻게 해소할 것인지뿐만 아니라 해당 소매서비스에 대한 상표권을 실제로 확보할 필요가 있는지도 함께 검토할 필요가 있습니다.
정리
일본에서 제35류에 복수의 소매서비스를 지정한 경우, 각 서비스가 서로 다른 소매서비스 유사군에 속하면 상표법 제3조 제1항에 따른 거절이유가 발생할 수 있습니다.
이 경우 상황에 따라 다음과 같은 대응을 검토할 수 있습니다.
- 현재의 사업활동을 입증하는 사용증거 제출
- 사용의사 확인서 및 구체적인 사업계획 제출
- 불필요한 지정서비스 삭제
- 필요한 서비스에 대한 분할출원
따라서 일본에서 복수의 제35류 소매서비스를 포함하는 상표출원을 준비하는 경우에는 출원 전 단계에서 관련 유사군 코드와 실제 또는 향후 사업계획을 함께 검토하는 것이 중요합니다.
참고자료
- 일본 특허청 「상표심사편람」 – 41.100.03 「상표의 사용 또는 사용의사를 확인하기 위한 심사운용」
- 일본 특허청 「상표심사기준」
- 일본 특허청 「유사상품·서비스 심사기준」
