2023年5月26日に、知財高裁は、特許権侵害訴訟事件（ドワンゴ v. FC2 令和4年(ネ) 第10046号）に対する重要な大合議判決を出しました。
事件の概要につきましては以下の記事をご参照ください。
本事件では、日本版BlackBerry事件(NTP v. RIM (Fed. Cir. 2005))とも言われており、被告側システムを構成するサーバーが日本国外にある場合に、被告側システムがサーバとユーザ端末を備えるシステムクレームを侵害するかどうかが争点となっておりました。
原審判決では、サーバが国外に配置されていることから属地主義の原則により被告側システムによる侵害は認められませんでした。
一方、知財高裁は、大合議判決において、システムクレームの域外適用を今回初めて認めた上で、被告側システムの直接侵害を認めました。より具体的には、知財高裁は、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、システム発明の実施行為として、特許法第２条３項１号に規定する「生産」に該当することを認めました。
今回の大合議判決は画期的なものであり、IT関連発明に携わる日本の知財実務家(特に、IT関連発明におけるクレームドラフティング)に影響を与えるものと思われます。
判決の要旨
以下、判決要旨における重要と思われる個所につきまして以下に記載します(一部筆者の方で書式変更)。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。
他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。
これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、
・当該行為の具体的態様、
・当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、
・当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、
・その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。
これを本件生産１の１についてみると、
・本件生産１の１の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム１が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。
・次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人Ｙ１のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明１の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件１Ｆの判定部の機能と構成要件１Ｇの表示位置制御部の機能を果たしている。
・さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明１の効果は国内で発現しており、
・また、その国内における利用は、控訴人が本件発明１に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明１との関係で、特許法２条３項１号の「生産」に該当するものと認められる。
大合議判決の要旨(知財高裁(大合議) R5.5.26) https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html
所感
IT系特許案件を主に担当する筆者(芹澤)としましては、今回の大合議判決にほっとしております。特に、サーバ側の処理(バックエンド側の処理)に特徴がある発明では、AWSやAzure等のクラウドサーバ(特に、国外サーバ)等を考慮すると、サーバクレームでは侵害を回避されるリスクが高くなるため、システムクレームで勝負せざるを得ない事情がございます。
さらに、サーバ側の処理とユーザ端末側の処理が分散して実行される場合でも同様に、処理実行主体が限定されるサーバクレームでは侵害回避のリスクが高くなります。このように、処理実行主体を考慮するとシステムクレームが都合が良いといった事情がございます。
IT系発明のクレームドラフティングと日々格闘している我々弁理士にとっては今回の大合議判決のインパクトは大きいものと考えております。
余談ではありますが、今回の大合議判決の要旨は弁理士試験の受験生にとっても重要になるように思われます(今回の判決の世間的なインパクトが大きいためです)。その辺も踏まえ判決要旨の重要箇所をハイライトさせて頂きました。
